作者：上海大学知识产权学院 袁真富

  2001年末的《中国经营报》报道，有人准备把McDonald金黄色的“M”形商标倒过来，申请注册一个Wonderful（万德福）“W”形商标，两个商标几乎完全相同，把“M”形商标倒转180°就成了“W”形商标。这种试图打法律擦边球的现象，我们称为法律规避，即利用法律的空白或者模糊之处，或者制造条件以利用法律对自己有利的规定，从而取得法律上的利益。在市场竞争日益激烈的环境下，创立一个著名品牌往往需要大量的资金与智力投入，因此有的人就想走终南捷径，在商标的选择、使用、注册上，游刃于法律的规定之间，试图规避法律，达到目的。然而这也面临着巨大的法律风险，本文将结合实例，并立足全球化的背景，探讨这些规避的表现形式及其可能遭遇的法律风险。同时，也谈一下如何避免自己的商标成为别人规避的对象。

一、商标抢注的规避% g8 O# A* M2 p$

抢注商标的事件经常发生，深圳某公司曾经注册了数百个有知名度的商标，待价而沽，当时在国内引起了轰动。多数情况下，抢注商标是不道德的商业行为，但在法律上未必总是受到谴责，因而有的人通过抢注取得了合法的利益。

1.申请在先
与大多数国家一样，我国的商标注册也以申请在先为原则，商标法第18条规定：“两个或者两个以上的申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”所以，如果一家商标意识淡薄的企业，即便使用其商标多年，也可能被别人依据申请在先原则而抢先获得该商标的注册，自己反而还因此不能再使用它了。全兴足球俱乐部自1996年起即与南京一家体育用品厂合作开发纪念足球等产品，但一直没有在体育用品上注册“全兴”商标。到1998年，天津体育用品厂注册了“全兴”商标，不久，即起诉全兴俱乐部侵犯其商标权。可见，先申请注册就掌握了主动权。

  据《深圳商报》报道，作为西部经济大省的四川，40多万企业中仅累计申请了5万余件商标，平均每8家企业才有一个注册商标，管中窥豹，可见一斑，全国不知有多少商标未注册就在使用。由此可以预见，不少企业的未注册商标将被别人依据“申请在先”原则抢先注册。有的人还具有国际眼光，把国外尚未在中国注册的商标也抢先在国内注册。与此相应，有的人在国外注册了中国企业的商标，从而阻挡国内品牌进入国外市场。联想商标“Legend”在多国已被抢注，不得已在国外市场启动另一个商标，这无疑需要付出再打造一个品牌的市场成本。

   然而，商标注册依据申请在先只是一个原则，商标法第31条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”如果你申请注册的是知名商品的特有名称，或者驰名商标，别人可以阻止你的注册申请，而且依《商标法》第41条“自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。可见，即使是侥幸得到注册，也可能嗣后被撤销，结果自己使用该商标所投入的一切都成为泡沫，反而为别人的市场进入作了铺路石。/ K* M9 F# Z$ `3 {% n6 V9 ~"

2.域名抢注

   互联网经济出现以后，域名对商标的冲击引起了强烈震撼。由于域名注册的在程序上简便而且不够完善，给许多人以可乘之机。不少人纷纷抢注著名的商标作为域名，或者为了向商标所有人出售，或者为了引起来源混淆，谋求不正当利益。域名抢注成功者不乏其人，兹不详述。有的人还打起了擦边球，注册与他人商标近似的域名，如“www.myhaier.com ”之类的。

    但是，早期域名注册的不规范行为现在基本上得到了遏制，近来国内外的立法、司法实践，包括世界知识产权组织（WIPO）的态度表明，抢注驰名商标（甚至著名商标）都可能构成侵犯他人的商标权或者被认定为不正当竞争行为。2000年6月，北京第二中级人民法院作出判决，停止北京国网公司使用与英艾特公司驰名商标及读音相同的网络域名：www.ikea.com.cn，并向中国互联网信息中心申请撤销该域名。国际上的一些判例甚至认为，与驰名商标相似的域名注册，如果注册人没有合理的理由占有，都应予以禁止。世界上现已成立了四个域名争议解决中心，专门负责受理这方面的纠纷。6 x+ `. Q; i$

二、商标禁用的规避

   我国商标法第10条列举了9种不能作为商标注册的情形。但法律的含义相对而言仍然有其模糊性，为法律规避提供了可能。下面仅以商标法第10条第2款为例。该款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外”。此款后半段为县级以上行政区划的地名作为商标注册留下了余地。河南富熙营养剂厂曾申请注册“同心”商标，宁夏某单位提出异议，认为“同心”是宁夏回族自治区同心县的行政区划名称，不得作为注册商标。但商标局认为“同心”明显具有第二含义，不会引起消费者的误认，因此裁定异议不成立，核准该商标注册。同样，“平安” (青海县名)、“灯塔”(辽宁县名)也没有因为是县级以上行政区划的地名而未获注册。但是仍然有不幸运的案例发生，浙江某厂曾在动物饲料商品上申请注册“惠民”商标，由于山东省惠民县人民政府提出异议，而没有被核准注册。可见，地名的第二含义有些捉摸不定，最好慎用与地名相同的商标，尤其是在商标未去注册就先行使用的情况下，不然，最后若申请不到商标注册，品牌塑造的先期努力就前功尽弃了。+ Z: f, D7 B6 ]+ l3

    与此相关的问题是，有人觉得把地名反过来注册，法律不会干预的。也确有这样成功的案例，比如“山中”商标并未因为有广东省中山市而得不到注册。于是，有人可能想到去注册“华金”（火腿肠）、“镇德景”（陶瓷）等商标，由于中国人有从右往左阅读的习惯，故“华金”被当作“金华”、“镇德景”被当作“景德镇”，这就变相借用了金华火腿肠、景德镇陶瓷的声誉。如果有人为此而暗暗窃喜的话，下面的案例也许会让他清醒。曾经有“兴泰”商标申请注册，由于商标局认为容易被看作“泰兴”（江苏泰兴市），结果不予注册。可见，对于像景德镇这些地理标志，更是不会容忍“镇德景”之类试图制造混淆的商标得以注册。退一步讲，即使像“镇德景”之类的商标得到了注册，如果使用时故意与景德镇陶瓷相混淆，也会因为是“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标”（商标法第41条）。

  我国商标法第11条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。”这表明，这些标志虽然不能注册，但是允许使用，而且“经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”（商标法第11条第2款）。由于这类不具显著性的标志，比如在辣酱上使用“四川风味”，可能更有吸引顾客的力量，因而有人觉得使用这类商标会更有效果。但是没有取得注册的商标是难以受到法律保护的，至少不能有效对抗他人在相同或者相类似的商品上使用相同的标志，这样，你的广告和营销努力可能只是在“为他人作嫁衣裳”。即使经过长期使用，获得了商标注册，别人也可以援引是为合理的介绍本产品特点等理由抗辩你的侵权指控。何况，这类不具显著性的商标算在中国得到注册，由于知识产权的地域性特征，在国外也未必能得到同样的待遇。美国烟草公司曾在烟草制品上申请注册“AMERICAN FULL FLAVOR”（相当于“美国风味”之意）商标，尽管该商标历史悠久，并在多国得以注册，获得了第二含义，但我国商标局仍然以其缺乏显著性而驳回了注册申请。

  当然，由于商品的名称或者原料可能有几种名称或者简称，有的人用其比较生癖的名称作为商标注册，也是取得了成功。比如，“两面针”本是牙膏某一原料的别称，却也是注册商标。有人用原料的翻译名称来注册商标，比如“爱迪伏”本是碘制剂消毒药“碘伏”的英文名称IODOPHORS的中文音译，却也被天津凯伦化工公司得到了商标注册。但有时，情况也与之相反。吉林某公司在茶叶商品上申请注册“北芪”商标，由于“北芪”是其商品原料黄芪在北方的别称，就没有得到注册。此外，即使这样的商标有时得到了注册，最后却可能会自食其果，石家庄福兰德事业发展公司诉北京弥天嘉技贸有限公司注册的域名“www.pda.com.cn”侵犯其注册商标“PDA”一案中，不仅原告的请求没有得到支持，反而在此案结束后，商标局以“PDA”是掌上电脑的通用名称而撤销了其商标注册。